Čís. 17361.

Předpokladem nároku zaměstnance proti zaměstnavateli na náhradu přiměřeného užitku z vynálezu učiněného ve službách zaměstnavatele (§ 5 odst. 4 pat. zák.) je, že jde o vynález nový ve smyslu § 3 pat. zák.
V otázce novosti vynálezu jako předpokladu nároků podle pat. zák. rozhodují hlediska objektivní.
Tím, že na vynález byl skutečně udělen patent, není s konečnou platností rozhodnuto, že jde o vynález nový.
(Rozh. ze dne 1. září 1939, R II 20/39.)
Žalobce se domáhá zažalované částky jako přiměřeného užitku z vynálezu, jejž učinil, když byl ve službách žalované strany, která ve svém podniku a i jinak onoho vynálezu používá. Po stránce právní opírá žalobce svůj nárok o předpis § 5 posl. odst. patentového zákona a dále o předpis § 879 obč. zák., protože prý smlouva ze dne 11. dubna 1933 uzavřená mezi ním a žalovanou je pro rozpor s dobrými mravy neplatná a protože prý žalovaná strana právě pro ujednání neplatné smlouvy byla obohacena při nejmenším o částky, které se rovnají přiměřenému užitku z vynálezu a které by mu po právu měla platiti. Prvý soud uznal žalobní nárok důvodem po právu. Důvody: Není sporu o tom, že se na straně žalobcově jednalo o vynález. Mimo to rozhodnutím patentního úřadu byl jeho vynález patentován a tímto rozhodnutím jest soud vázán. Ve smyslu § 1 zák. z 11. ledna 1897 č. 30 ř. z. jest předmětem patentové ochrany nový vynález, jehož lze použití po živnostensku. Tím, že patentový úřad udělil patent, také prohlásil, že výrobní postup žalobcem zavedený jest vynálezem a to dokonce vynálezem novým a živnostensky zužitkovatelným. Poněvadž žalobce učinil tento vynález v době, kdy byl zaměstnancem u žalované strany, tedy v živnostenském podniku, a tento vynález učinil ve službě pro potřebu svého služebního zaměstnání, jest použíti ustanovení § 5 odst. 4 pat. zák., podle něhož nemají právního účinku smluvní nebo služební ustanovení, jimiž má býti zřízenci nebo zaměstnanci živnostenského podniku odňat přiměřený užitek z vynálezu, jejž učinil ve službě. Ze smlouvy ze dne 11. dubna 1933 jest zřejmo, že se jí žalobci neposkytuje žádná odměna za využití vynálezu v podniku žalované strany jakož i v jejím koncernu. Žalovaná strana poskytla pouze žalobci určité minimální odškodné za přenechání a využití patentových práv, a to tak, že se zavázala až do odvolání platiti poplatky spojené s udržováním a přihlášením patentu jakož i náklady nutných pokusů. Avšak, i kdyby v tomto závazku bylo lze spatřovati odškodné za využití vynálezu, nelze mluviti o odškodném, které by bylo přiměřené, neboť žalovaná strana přejímá tímto smluvním ustanovením na sebe závazek hradí ti tyto výlohy pouze v těch jednotlivých případech, kdy sama chce býti držitelkou patentových práv, a poskytuje tedy žalobci pouze to, co by i bez smluvního ujednání jako majitelka patentových práv byla povinna sama plniti. Ve smyslu § 1 patentního zákona lze uděliti patent pouze na nový vynález po živnostensku upotřebitelný. Vynález, který by měl tak malý hospodářský prospěch, že by se užitek rovnal výlohám; spojeným s přihlášením a udržováním patentu nebo nákladům na nutné pokusy, by nemohl býti patentován, poněvadž by neměl praktické ceny. Žalovaná strana sama ani netvrdí, že by takto poskytnuté odškodnění bylo odškodněním přiměřeným a připouští, že by přiměřené odškodnění již po zaúčtování režie činilo pro žalobce nanejvýše 10000 až 20000 K. Žalovaná strana se pouze odvolává na to, že žalobce má možnost docíliti přiměřeného odškodného využitím patentových práv v jiných zemích, ale o to v daném případě nejde. Žalobce požaduje ve své žalobě pouze odškodnění za využití vynálezu v podniku žalované strany a žalovaná strana se nemůže vzhledem k zákonnému zákazu § 5 odst. 4 pat. zák. vyhnouti svému závazku poukazem na to, že žalobce mohl získati teoreticky nějaký prospěch využitím patentu jinde, než v podniku žalované strany. Žalovaná strana sama připouští, že zprvu ihned po vynalezení metody nebylo zřejmo, jaký bude hospodářský prospěch vynálezu. Ze zjištění v patentním spisu o nepříznivých účincích olova jest však zřejmo, že nejde o prospěch nepatrný a že náhrada poměrně nepatrných poplatků, a to pouze do odvolání, nemohla býti myšlena ve skutečností jako odškodnění přiměřené a že ustanovení smluvní o tom, že tato náhrada jest odškodněním přiměřeným, příčí se zákonnému ustanovení. Pokud by se dalo spatřovali v ustanovení smluvním o přiměřeném odškodném za využití patentových práv i ustanovení o odškodnění za využití vynálezu samotného, příčí se smlouva zákonnému zákazu a jest proto ve smyslu § 879 obč. zák. neplatnou. Poněvadž jde o vynález, který učinil žalobce, a smluvní ustanovení z 11. dubna 1933 mezi spornými stranami neodnímá žalobci nárok na přiměřený užitek z vynálezu, resp., pokud tento nárok odnímá, jest nicotné, jest žaloba co do právního důvodu ospravedlněna. Odvolací soud vyhradiv svému rozhodnutí právní moc, uložil prvému soudu nové jednání a rozhodnutí. Důvody: Zákon se v § 5 výslovně nezmiňuje o »nových« vynálezech, avšak ze souvislosti je patrno, že má na myslí vynálezy nové, neboť každý vynález, jenž má býti patentován, musí býti nový. Mluví-li zákon jinde jaksi nepřímo o vynálezech, jež se nepokládají za nové, jde o výjimku. Žalovaná strana sama nemá možnosti vyvolati nález patentního úřadu, když vynález společně s žalobcem ohlásila a jest jí po případě smluvně v tom bráněno. Má však nepochybný zájem na tom, aby byl patent prohlášen za neplatný. Musila by proto neobmezeně dlouho čekati, až někdo jiný podá žalobu; u patentního úřadu a tento patent zruší. Vázanost udělení patentu nemůže býti však taková, aby nemohla býti v budoucnu oprávněnost patentu přezkoumána, zvláště když udělení patentu jest ovládáno převážně zásadou ohlašovací a nelze vyloučiti omyl patentního úřadu jak co do otázky novosti, tak i přípustnosti průmyslového upotřebení vynálezu. Již z toho důvodu nemohou býti také směrodatné pro všechny časy údaje patentového spisu. Nelze tedy říci, že udělení patentu je takovým nálezem správního úřadu, jímž je vázán neobmezeně civilní soud. Ovšem patentní zákon zmiňuje se o řešení předběžných otázek soudem trestním nebo civilním pouze se zřetelem na zásah do práva patentního. Ale tím není řečeno, že je vyloučeno řešení otázky prejudiciální v tomto případě. Vždyť patentní zákon žalobu ve smyslu § 5 odst. 4 neupravuje a právě proto jest tím spíše použíti obdobně zásady §§ 107 a 108 pat. zákona na tento případ. Je tedy nepochybno, že procesní soud měl se zabývati předběžnou otázkou, zda jde o nový vynález, a to meritorně, když nevyhověl návrhu žalované na přerušení řízení. Tím, že tak neučinil a zejména neprovedl důkazy v tom směru žalovanou nabídnuté, rozhodl nesprávně po stránce právní a dopustil se vady řízení. Ale i v dalším jest řízení prvého soudu kusé. Nicotnost smlouvy ze dne 11. dubina 1933 měla spočívati právě v tom, že žalobci měl býti odňat přiměřený užitek z vynálezu. Prvý soud se zabýval touto otázkou s hlediska smlouvy z 11. dubna 1933 a patentního spisu, nevzav zřetele na nabídnuté důkazy. Avšak z patentního spisu nelze ještě dovoditi existenci a výši hospodářského užitku patentu a stejně ze smlouvy nelze ještě vyvoditi nepřiměřenost užitku žalobci ze smlouvy plynoucího, i když se přihlédne k tomu, že žalovaná strana udala, že poměřené odškodnění činilo nejvýše 10000—20000 K. Prvý soud má za to, že smlouva neposkytuje žalobci vlastně žádnou odměnu (užitek) za vynález, neboť žalovaná se zavázala až do odvolání platiti poplatky spojené s udržováním a přihlášením patentu jakož i náklady nutných pokusů, a, i když by se v tomto závazku dalo spatřovati odškodné za využití vynálezu, nelze prý mluviti o odškodném, které by bylo přiměřené. Žalovaná strana totiž prý přejímá tímto smluvním ustanovením na sebe závazek hraditi tyto výlohy pouze v těch jednotlivých případech, kdy sama chce býti držitelkou patentových práv, a poskytuje tedy žalobci pouze to, co i bez smluvního jednání by byla povinna sama plniti jako majitelka patentových práv. S tím však nelze souhlasiti. Vždyť smlouvou byla poskytnuta žalobci jednak možnost dosíci užitku výtěžkem licencí, jednak byla také předvídána možnost značného nákladu na přihlášky, udržování patentu a jeho ochranu. Jest správné, že zákon (§ 5, odst. 4 pat. zák.) chce zaručiti zaměstnancům přiměřený užitek z patentu, tedy zejména i tehdy, když zaměstnavatel sám má přímý užitek z patentu, na příklad provozem ve vlastními závodě. Avšak i tu otázka přiměřenosti musí býti řešena vzhledem k hospodářskému prospěchu vynálezu vůbec a v závodě žalované zvlášť, a to s hlediska tohoto prospěchu k výlohám, které s ohlášením, udržováním a obranou patentu byly jednak očekávány, jednak skutečně učiněny. Hospodářský význam patentu pro odvětví průmyslového podnikání a pro žalovanou zvlášť hraje tu hlavní roli. Bude-li zjištěn skutečně hospodářský význam patentu, má důležitý význam i příslib užitku ve smlouvě do budoucnosti předvídaný. Proto jest závažným tvrzení žalované strany, že bezcennost patentu znemožnila využitkování jeho v cizině a vůbec způsobem, jenž by jinak (licencemi) žalobci mohl přinésti užitek a že risiko výloh a obran patentu, zejména v cizině, bylo veliké. Neprovedením důkazů v tomto ohledu došlo ke kusosti řízení. Nelze ovšem souhlasiti s tím, že smlouva jest již proto bezvadná, že průmyslové závody a zejména strana žalovaná všeobecně uzavírají podobné smlouvy se zaměstnanci o přenechání užitku z vynálezů. Touto zvyklostí nemohou se zhojiti úmluvy protizákonné. Bylo proto pro vadnost řízení zaviněnou převážně nesprávným právním pojetími procesního soudu napadený rozsudek zrušiti a věc podle § 496 č. 2 a 3 c. ř. s. vrátiti procesnímu soudu, aby, vyčkaje pravomoci zrušovacího usnesení, doplnil řízení a znovu rozhodl. V doplňovacím řízení bude nutno nejprve provésti nutné důkazy, jež strany již navrhly nebo teprve navrhnou o tom, zda jde o nový vynález, zejména ovšem nebude se lze obejiti bez důkazu znaleckého. Ukáže-li se, že šlo o nový vynález, bude se soudu procesnímu zabývati dle hořejších vývodů otázkou přiměřenosti užitku z vynálezu, zaručeného smlouvou z 11. dubna 1933 žalobci. I tu ovšem nebude lze rozhodnouti bez slyšení znalců a bude případně nutno provésti i důkazy další, jež strany již navrhly.
Nejvyšší soud nevyhověl rekursu. Důvody:
Žalobce dovozuje svůj nárok především z ustanovení zákona patentového, který zde jako předpis speciální především přichází v úvahu, protože základem nároku je skutečnost, že žalobce učinil vynález. Žalobce domáhá se tedy výhody, kterou zmíněný zákon poskytuje vynálezci v § 5 posl. odstavci, jde-li o vynález učiněný ve službě. Mezi stranami je spor o to, zda je předpokladem takového nároku, aby šlo o vynález nový, který by byl způsobilý k tomu, aby mohl býti základem patentu podle tuzemského zákona. Dlužno se zde vrátiti k předpisu § 1 cit. zák., podle něhož chráněny jsou tímto zákonem nové vynálezy. Tedy jenom nové vynálezy, nové ve smyslu tohoto zákona, mohou býti základem nároků z tohoto zákona dovozovaných, nemohou jím však býti takové vynálezy, které se podle tohoto zákona, a to podle § 3 za nové nepokládají. Procesní soud zdůrazňoval jenom druhý předpoklad ochrany vynálezu, aby totiž šlo o vynález, jehož lze používati po živnostensku. Učinil tak nejenom v té souvislosti, lze-li počítali s majetkovou hodnotou vynálezu a jeho zužitkování, tedy s možností užitku jak na straně žalované, tak také u žalobce, nýbrž také tam, kde zkoumal, zda jde vůbec o vynález, který by mohl býti předmětem ochrany podle patentového zákona, při čemž předpoklad novosti vynálezu pominul. V otázce novosti vynálezu jako předpokladu nároků podle patentového zákona stýkají se momenty subjektivní a objektivní; na jedné straně jsou zde zájmy jednotlivce, vynálezce, na druhé pak zájmy obecnosti. Platné právo patentové právě podle ustanovení §§ 1 a 3 cit. zákona vychází z tohoto hlediska objektivního. Patent — a zajisté také jakýkoli nárok jiné povahy vyplývající ze zákona patentového — jest totiž jakousi úplatou nebo odměnou za obohacení, jehož se tím dostává hospodářsky veškerenstvu; takovým obohacením není však vynález, který je novýma jenom subjektivně pro vynálezce, nikoli však pro veškerenstvo, objev nebo vynález, který se zatím (i bez přičinění druhého vynálezce) stal již jaksi majetkem či součástí obecného hospodářského podnikání. Tu již o jeho obohacení nelze mluviti. (Viz podobně Isay, Patentgesetz, 57 vyd. 1931 na str. 62, Kohler, Patentrecht, 1878, str. 34/35). Kdekoliv tedy pojednává zákon o vynálezích, má na mysli vynálezy ve smyslu zákona, tedy vynálezy nové ve smyslu § 3, a nikoli objevy a vynálezy, které zákon za nové nepokládá. Nesejde proto na tom, že se v § 5, posl. odstavci — jakož ostatně i na jiných místech — mluví prostě o vynálezu a nikoli výslovně o vynálezu novém. Podle toho je však také nerozhodné, zda šlo u žalobce samého subjektivně o vynález, tedy o objev také pro něho nový, a zda šlo o vynález, který nebyli znám ani žalobci ani žalované straně. Se zřetelem k obraně žalované strany půjde tedy jenom o to, zda lze vynález žalobcův pokládati za nový ve smyslu § 3 patentového zákona, a zda tedy jde u žalobce vůbec o vynález, který by jako takový mohl býti pro něho zdrojem nějakých nároků podle zákona patentového. Zvláštní ustanovení § 5, odst. 4 citovaného již zákona pojato bylo do zákona zřejmě také z důvodů sociálních, jak k tomu poukazuje žalobce, což však samo o sobě na věci nic nemění. Také ono samo zase je pobídkou tvořivé činností a tak nepřímo také ono má vésti k rozhojnění a obohacení obecného hospodářského života. Pokud se tedy žalobce jako vynálezce dovolává k ochraně svých zájmů předpisů zákona patentového, smí tak činiti jenom za předpokladů, za kterých tento zákon takovou ochranu poskytuje, tedy za předpokladů novosti vynálezu ve smyslu zmíněného již zákona; teprve kdyby se ukázalo, že v daném případě jeho podmínky nejsou splněny, mohlo by se zkoumati, zda snad sociální důvody nevyžadují ochrany zájmů žalobcových podle všeobecných předpisů příslušných, to jest podle § 879 obč. z. o., jehož se žalobce také dovolává, a zda snad přísluší žalobci nějaký nárok z důvodu kondikce pro obohacení žalované. V tom směru dlužno však, již nyní uvésti, že podle vlastního vylíčení žalobcova byly vzájemné poměry mezi spornými stranami ve příčině žalobcova vynálezu, jeho patentování, zužitkování a podobně upraveny smlouvou, jejíž neplatnost však byla žalobcem dovozována výlučně z předpisu § 5, odst. 4 patentového zákona. Žalobce neprávem klade mimořádnou váhu na to, že k návrhu obou sporných stran byl na vynález patent v tuzemsku skutečně udělen, a marně se snaží dovoditi, že by tím bylo již s konečnou platností vůbec a jmenovitě také v poměru mezi spornými stranami rozhodnuto o tom, že jde o vynález schopný patentování a především tedy také o vynález nový. Tu správně ukázal odvolací soud k tomu, že řízení o udělení patentu z velké části jest ovládáno zásadou ohlašovací. Udělení patentu samo o sobě neobsahuje výroku o novostí patentu a otázku tuto s konečnou platností vůbec neřeší. Vlastník patentu není patentem samým v této příčině nikterak chráněn proti případným námitkám, že nejde o nový vynález a že tedy udělený patent má pozbýti účinku vůbec (§ 67 pat. zák.), či že nemá účinku vůči tomu žalovanému jednotlivci, proti němuž žalobce jako majitel patentu svá práva uplatňuje (§§ 95 a násl. pat. zákona). V souzeném případě je především na žalované straně, aby dokázala, že jde u žalobce o vynález, který se za takový ve smyslu zákona nepokládá, který se totiž nepovažuje za nový podle § 3 pat. zákona, k čemuž se žalovaná za sporu skutečně nabídla. Jde tu o hmotněprávní předpoklad žalobcova nároku, který by jinak musil tvrditi a prokázati žalobce sám, totiž, že jde skutečně o vynález nový ve smyslu patentového zákona; žalobci pak nebude nikterak bráněno v tom, aby v dalším řízení v tomto směru neuvedl, vše, co považuje k opodstatnění svého nároku co do tohoto předpokladu za potřebné. Pokud jde o další důvod zrušení, to jest o zkoumání přiměřenosti oněch výhod, jichž se žalobci dostalo smlouvou jako užitků ve smyslu § 5, odst. 4 pat. zákona a případně o projednání a zjištění přiměřeného užitku ve smyslu tohoto místa zákona, lze poukázati k důvodům uvedeným v napadeném usnesení.

Citace:

č. 17361. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech občanských. Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství, 1940, svazek/ročník 21, s. 414-419.